Desvendando o verdadeiro significado das patentes do primeiro a depositar

Este é o primeiro de uma série de artigos sobre o America Invents Act (AIA), a ampla legislação de reforma de patentes promulgada em setembro de 2011.

O recurso mais amplamente discutido do AIA é a substituição iminente do antigo sistema primeiro a inventar pelo que é comumente - e um tanto imprecisamente - chamado de sistema primeiro a arquivar. A disposição do primeiro a depositar se aplicará a pedidos de patentes com data de depósito efetiva de 16 de março de 2013 ou mais tarde. No mundo em rápida evolução das empresas de tecnologia, isso pode parecer uma vida inteira no futuro.

Mas há pelo menos três boas razões para começar a planejar essa mudança agora.



Em primeiro lugar, o novo sistema do primeiro a arquivar alterará fundamentalmente o papel das divulgações públicas na preservação da patenteabilidade de uma invenção. As divulgações podem incluir apresentações e demonstrações em feiras de negócios, postagens oficiais em sites da empresa e até mesmo postagens não autorizadas por funcionários da empresa em sites de redes sociais. Para todas as empresas, exceto as menores, levará um tempo significativo para garantir que todos que se comunicam com o mundo externo sobre a tecnologia da empresa - incluindo executivos, gerentes, profissionais de marketing, desenvolvedores e vendedores - estejam totalmente cientes do novo cenário em relação às divulgações.

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Em segundo lugar, uma empresa pode usar o tempo entre agora e 16 de março de 2013 para registrar os pedidos de patentes que estarão pendentes durante a transição do primeiro a inventar para o primeiro a depositar. Como discutirei em um post posterior, isso apresenta a oportunidade de criar algumas opções muito interessantes e potencialmente valiosas com relação aos pedidos de patentes posteriores.

Terceiro, o sistema do primeiro a arquivar criará algumas novas exposições com respeito à segurança de propriedade intelectual (IP). Em uma postagem futura, discutirei a natureza dessas exposições e algumas medidas que as empresas podem tomar para ajudar a reduzir o risco de se tornarem vítimas de roubo de IP.

Mas, primeiro, uma explicação do primeiro a enviar:

O termo first-to-file pode evocar imagens de uma corrida ao escritório de patentes e, de fato, existem cenários em que a patente irá para o vencedor de tal corrida. No entanto, isso está longe de ser toda a história.

Considere, por exemplo, o caso de um funcionário da Empresa A, que concebe uma invenção em maio, trabalha diligentemente para reduzi-la à prática e deposita o pedido de patente correspondente em agosto. Suponha, ainda, que um funcionário da Empresa B conceba independentemente a mesma invenção em junho e peça uma patente em julho.

Quem obtém a patente? De acordo com as regras pré-AIA, o primeiro a inventar, a Empresa A pode obter a patente porque seu funcionário inventou primeiro. No entanto, com o novo sistema do primeiro a arquivar, as coisas serão mais complicadas.

Se a Empresa A não fizer nenhuma divulgação pública sobre a invenção antes do depósito de agosto, a Empresa B pode obter a patente em virtude de sua data de depósito anterior. Isso é exatamente o que seria de se esperar, dado o termo first-to-file.

Por outro lado, suponha que a Empresa A descreva a invenção em detalhes (ou em termos mais formais, forneça uma divulgação) em uma feira, antes de uma divulgação ou depósito pela segunda empresa. Neste caso, a Empresa A pode obter a patente, embora ela tenha sido depositada após a Empresa B. Isso não é de forma alguma o que você esperaria em um sistema denominado primeiro a arquivar.

Por que isso acontece? A divulgação de pré-arquivamento pela primeira empresa faz com que o relógio comece a contar com um período de carência de um ano que, de acordo com as regras do primeiro a registrar do AIA, não só protege com relação aos direitos da empresa A nos Estados Unidos da invenção, mas também remove a capacidade de qualquer outra pessoa, incluindo a Empresa B, de obter tais direitos. Assim, uma divulgação antecipada pode ser benéfica no que diz respeito aos direitos de patente dos EUA.

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No entanto, há um obstáculo: a mesma divulgação que pode ajudar a capturar os direitos dos EUA a uma invenção sob o período de carência na disposição do primeiro a registrar do AIA pode eliminar esses direitos em muitas jurisdições internacionais que não reconhecem um período de carência.

Então, o que as empresas devem fazer? Aqui estão algumas recomendações:

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Uma estratégia que pode preservar os direitos dos EUA e internacionais, tanto de acordo com as regras atuais do primeiro a inventar quanto as novas regras do primeiro a registrar, é garantir que toda divulgação pública de uma invenção potencialmente patenteável seja precedida por um pedido de patente ou um pedido provisório suficientemente detalhado apresentado ao US Patent and Trademark Office (PTO). Mas nem sempre é prático ou financeiramente viável fazer isso para cada invenção da empresa.

As empresas americanas devem realizar uma análise inicial das invenções da empresa para determinar se elas devem ser patenteadas nos EUA e internacionalmente, apenas nos EUA, ou mantidas como segredos comerciais. A primeira disposição do AIA aumenta os incentivos para realizar essa análise em tempo hábil e, em seguida, agir em conformidade. (As empresas não americanas também devem realizar uma análise inicial de suas invenções, mas em muitos casos podem optar por buscar inicialmente a proteção de patentes em seus países de origem e, em seguida, expandir essa proteção internacionalmente para incluir os EUA e outros países.)

Para as invenções que uma empresa deseja patentear apenas nos EUA, a inação pode ser cara de acordo com a cláusula do primeiro a registrar do AIA. Na medida em que uma empresa permanece quieta sobre uma invenção enquanto pondera se deve ou não solicitar a proteção de patente, ela fica exposta à possibilidade de perder o direito de obter uma patente se um concorrente o registrar - ou divulgar - primeiro.

Algumas empresas podem se ver visadas por divulgações de concorrentes projetadas especificamente para excluir oportunidades de patentes. Para reduzir sua vulnerabilidade a tais ataques, as empresas podem se envolver em divulgações defensivas preventivas, mas devem estar cientes dos impactos dessas divulgações em seus próprios prazos de depósito de patentes e direitos internacionais.

Se uma empresa pretende usar uma divulgação em um evento, como uma feira comercial para estabelecer os direitos de patente dos Estados Unidos sob o período de carência no AIA, as informações apresentadas devem ser suficientemente completas e detalhadas. E, uma vez que a empresa tenha iniciado o tempo do período de carência, para não perder os direitos de patente, ela deve fazer um depósito adequado no INPI dentro de um ano a partir da primeira divulgação da invenção.

Um desafio adicional é que o AIA não define especificamente o que constitui divulgação suficiente para preservar a patenteabilidade sob as novas regras do primeiro a registrar. Embora seja claro que uma apresentação detalhada em uma feira de negócios normalmente seria uma divulgação, suponha que a mesma informação seja postada em uma seção difícil de encontrar do site de uma empresa e retirada do ar após duas semanas. Ou duas horas? Suponha que uma divulgação seja apenas parcial? O lançamento comercial de um produto contendo uma invenção é uma divulgação? As respostas definitivas a essas perguntas terão de esperar pelos inevitáveis ​​testes judiciais.

Então, onde tudo isso deixa as coisas? A resposta curta é: é complicado. No entanto, apesar dessa complexidade, existem muitas etapas concretas que as empresas podem realizar para navegar com sucesso pelas regras do primeiro a arquivar do AIA. Conforme observado acima, essas regras se aplicarão a pedidos de patentes com data de depósito efetiva de 16 de março de 2013 ou mais tarde. Além disso, entre agora e março de 2013, existem algumas oportunidades únicas para as empresas aumentarem o valor de seus portfólios de IP, aproveitando a transição iminente do primeiro a inventar para o primeiro a arquivar. No próximo post, vou discutir como.

Esta peça foi publicada originalmente em Fast Company.